スロットマシン事件

投稿日: 2018/09/24 10:28:14

今日は、平成２９年（行ケ）第１０２１３号審決取消請求事件について検討します。

１．手続の時系列の整理（特願2014-224539）

２．本願発明及び本願補正発明の要旨

本件拒絶査定前補正後の特許請求の範囲の請求項１記載の発明（以下、「本願発明」という。）及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項１記載の発明（以下、「本願補正発明」という。）は、次のとおりである。

（１）本願発明

【請求項１】

Ａ各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、

Ｂ前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、

Ｃ有利状態に制御するための有利量を付与することを決定する有利量付与決定手段と、

Ｄ付与された有利量を消費することによって前記有利状態に制御する有利状態制御手段と、

Ｉ前記有利状態中において特定演出を実行する特定演出実行手段と、

Ｊ前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが決定された旨を前記特定演出とは異なる特別演出を実行することで報知する有利量付与報知手段とを備え、

Ｋ前記有利量付与報知手段は、前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが前記特定演出の実行中に決定されたときには、当該特定演出の終了後に前記特別演出を実行する、スロットマシン。

（２）本願補正発明

【請求項１】

Ａ各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、

Ｃ有利状態に制御するための有利量を付与することを決定する有利量付与決定手段と、

Ｄ付与された有利量を消費することによって前記有利状態に制御する有利状態制御手段と、

Ｅ前記有利量付与決定手段により決定された有利量の付与を前記有利状態中において報知可能な特定演出を実行する特定演出実行手段と、

Ｆ前記有利量付与決定手段により決定された有利量の付与を前記特定演出とは異なる特別演出を実行することで報知する有利量付与報知手段とを備え、

Ｇ前記有利量付与報知手段は、前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが前記特定演出の実行中に決定されたときには、当該特定演出の終了後に前記特別演出を実行することが可能であり、

Ｈ有利量の付与を報知する前記特定演出の実行中に前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが決定されたときには、当該特定演出を実行することで有利量の付与を報知し、当該特定演出の実行中に付与することが決定された有利量の付与を当該特定演出終了後に前記特別演出を実行することで報知する、スロットマシン。

３．原告主張の審決取消事由

１取消事由１（拒絶理由通知欠缺による手続違背）

審決は、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定が本件先願を引用して特許法２９条の２により特許を受けることができないとするものであったにもかかわらず、出願人である原告に対して拒絶理由を通知せずに、刊行物１を引用して本願補正発明は同法２９条１項３号及び同条２項により独立特許要件を具備しないとして、本件補正を却下した。

この独立特許要件の判断は、証拠（先行技術）及び適用法条のいずれにおいても、本件拒絶理由通知および本件拒絶査定における拒絶理由と異なっているにもかかわらず、原告に対し意見書提出及び補正の機会を与えなかった点において、原告に対する手続保障に明らかに欠けるものといえ、審決の結論に影響を与える重大な瑕疵がある。

（１）特許法１５９条２項は、同法５０条を準用し、拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる拒絶理由（以下、「新拒絶理由」という。）が発見された場合には、改めて新拒絶理由の通知を行うことを要するが、拒絶査定不服審判の請求時に行われた特許法１７条の２第５項２号所定の特許請求の範囲の減縮（以下、平成６年法律第１１６号による改正の前後を通じて、「限定的減縮」という。）を目的とする補正（以下、「審判請求時補正〔限定的減縮〕」という。）を新拒絶理由に基づいて独立特許要件違反として却下する場合には、「この限りでない」としている。

このように、特許法は、審判請求時補正〔限定的減縮〕を新拒絶理由に基づいて独立特許要件違反として却下する場合には、同法５０条本文とは異なる扱いをすることがあり得る旨を規定しているにすぎず、その新拒絶理由を改めて通知しないことが絶対的に適法となることを認めているわけではない。

また、行政処分に至る手続が、形式的には明文規定に反していないように見えても、その行政処分の根拠法令に定められた手続規定の趣旨に反しており、かつ、その違反がその行政処分の結論に影響を与えるような重大なものである場合には、その行政処分は、違法として取消の対象になる（最高裁昭和４６年１０月２８日判決・民集２５巻７号１０３７頁、最高裁昭和５０年５月２９日判決・民集２９巻５号６６２頁）。

（２）新拒絶理由が発見された場合に特許法１５９条２項が準用する同法５０条本文がその新拒絶理由を通知して意見書提出及び補正の機会を与えることとされている趣旨は、行政法の一般理念に基づいて出願人に意見書提出及び補正の機会を与えて出願人の特許を受ける権利に関する手続保障を行う点にある。

他方、新拒絶理由が発見されたものの、その新拒絶理由により独立特許要件違反であるとして審判請求時補正〔限定的減縮〕を却下する場合に、特許法５０条本文とは異なる扱いが許容されている趣旨は、次の点にある。すなわち、審査においては、関連する先行技術を漏れなく発見するように先行技術調査が行われ（特許・実用新案審査基準〔以下、「審査基準」という。〕第Ⅰ部第２章第２節。甲１２）、発見された拒絶理由の全てを通知するものとされ（審査基準第Ⅰ部第２章第３節。甲１３）、拒絶査定には解消されていない全ての拒絶理由を示すものとされ（審査基準第Ⅰ部第２章第５節。甲１４）、かつ、拒絶査定不服審判請求時に行われる補正（以下、「審判請求時補正」という。）は、特許請求の範囲の限定的減縮等を目的とするものに限られており、この補正の前後で先行技術調査の範囲は変わっていないことから、拒絶理由の通知を行うことなく補正を却下したとしても、審査及び審理が適正に行われている限り、その拒絶理由が出願人が全く予期し得ない想定外の拒絶理由であったとは考えられず、出願人にとって手続保障に欠けるところはないと考えられるためである。

（３）そうすると、審判請求時補正〔限定的減縮〕を独立特許要件の違反を理由に意見書提出及び補正の機会を与えることなく却下することが特許法１５９条２項が準用する同法５０条が要請している手続保障の趣旨に欠けるような事態を生じさせる事情がある場合には、そのような却下は、出願人に適正な手続保障を与えるという同条の趣旨に反するものである。また、補正の機会が与えられれば、独立特許要件の判断の対象となる請求項に記載の発明の内容が変化するのであるから、新拒絶理由に対して意見書提出及び補正の機会を与えることなく補正却下が行われることが、審決の結論に影響を与えることは明らかである。したがって、そのような場合には、審決に至るまでの審理手続に審決を取り消すに値する瑕疵を生じさせるというべきである（知財高裁平成２６年２月５日判決判例時報２２３０号８１頁、知財高裁平成２３年１０月４日判決判例時報２１３９号７９頁参照）。

（４）本件においては、審決は、刊行物１を引用して本願補正発明は特許法２９条１項３号及び同条２項により独立特許要件を具備しないとして、本件補正を却下したが、本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定には、刊行物１はもとより、同条１項３号及び同条２項による拒絶理由すら記載されていない。

本件拒絶査定のように、特許法２９条の２に基づく拒絶理由のみが拒絶査定において示された場合、出願人は、出願に係る発明に対する同法２９条１項各号に定める先行技術は存在せず、同項各号に基づく拒絶理由はもちろんのこと、同条２項に基づく拒絶理由も存在しないとの判断が示されたものと考える。

そこで、出願人である原告は、本願の審査経過から特許法２９条１項各号に定める先行技術は存在しないという前提に立って本件拒絶査定に対応したところ、審決において同項３号に定める先行技術の存在を唐突に突き付けられた。しかも、審決があった後においては、もはや原告に補正の機会は存しない。

このように、審決において、「特許法２９条１項各号に定める先行技術は存在しない」との審査段階での判断を真逆に覆す新拒絶理由に基づき、かつ、それを通知することなく、独立特許要件の判断を行ったことは、出願人である原告に対する手続保障に欠けるものである。

（５）被告は、平成５年法律第２６号（以下、「平成５年法」という。）では、平成５年法による改正後の特許法１５９条２項における同法５０条ただし書の読み替えにより、審判請求時補正〔限定的減縮〕による補正後の発明について、新拒絶理由が発見された場合でも、同法１５９条１項で準用する同法５３条の補正却下の規定を優先して適用するようにされていることによって、平成５年法が目的とする、審理が繰り返し行われることの回避が担保されているのであり、本願補正発明が独立特許要件を満たさないことを理由として、本件補正を却下したことは、特許法の各条文に従ってされた適法なものであって、立法趣旨を踏まえても妥当なものであるなどと主張する。

しかし、審査基準第Ⅰ部第２章第６節（甲２５）によると、審査段階における最後の拒絶理由通知後の補正に対する独立特許要件の審査（特許法５０条ただし書が直接適用される場面）では、それまでの審査において審査の対象となっていない条文に基づく拒絶理由で独立特許要件が充足されていないと判断される場合には、その拒絶理由で補正を却下してはならず、その拒絶理由を通知するものとされており、拒絶理由を通知して補正の機会を与えるとともに、その補正後の発明について再び審査を行うことが「審査の繰り返し」とは考えられていないといえる。

そして、同じ特許法５０条ただし書を準用する同法１５９条が適用される場面において、「審理の繰り返し」の意味を別異に解する理由はないから、審判請求時補正に対し独立特許要件の審理を行う際に、それまでの手続過程において出願人に提示されていない条文に基づく新拒絶理由で独立特許要件が充足されていないと判断される場合に、その新拒絶理由を通知して補正の機会を与えるとともに、その補正後の発明について再び審理を行うことも、同様に「審理の繰り返し」に該当しない。

したがって、本件のように、独立特許要件の判断を行う際にそれまでの手続過程において出願人に提示されていない条文に基づく新拒絶理由を通知することなく、審判請求時補正を却下することが、平成５年法の趣旨に沿う旨の被告の主張は理由がない。

（６）被告は、原告は、刊行物１に基づく新拒絶理由が記載されている前置報告書（甲２２）に対して上申書（甲２３）を提出しており、この新拒絶理由に対し意見を述べる機会があったと主張する。

しかし、上申書では、本願補正発明に関する主張を行うことができるにすぎず、補正の機会が与えられているわけではないから、上申書の提出をもって、新拒絶理由を通知して補正の機会を与えることへの代替的な手続保障とすることはできない。

２取消事由２（独立特許要件違反の判断〔新規性・進歩性判断〕の誤り）

－省略－

４．被告の主張

１取消事由１（拒絶理由通知欠缺による手続違背）に対し

（１）ア平成５年法による改正（以下、「平成５年改正」という。）により、特許法１７条の２（平成５年法による改正後当時のもの。以下、第４の１（１）において同じ。）に規定される特許請求の範囲の補正について、その範囲の適正化が図られることとなった。これは、特許請求の範囲の補正が何回も行われることにより審査の遅延が生じること、そのような補正が行われなかった出願との間に不公平が生じること、及び、第三者にとっての監視負担が過大となることといった平成５年改正前における種々の弊害を防止することを図ったものである（乙１～３）。

イ平成５年改正では、不適法な補正の取扱いが拒絶理由の対象となったこと（特許法４９条１号）に合わせて、拒絶理由通知について特許法５０条ただし書が設けられ、最後の拒絶理由通知後の補正について拒絶理由と同じ要件により補正を却下する場合には、同法５３条の補正却下の規定を優先して適用することを規定するとともに、同条が改められ、その対象に、新規事項を追加する補正のほか、独立特許要件を満たさない補正が含まれることとなった（同条１項、同法１７条の２第４項で準用する同法１２６条３項）。

これにより、最後の拒絶理由通知に対応してする特許請求の範囲の補正が、特許法１７条の２第３項２号に規定する特許請求の範囲の減縮（限定的減縮）を目的とする補正である場合には、その補正後の発明が特許可能なものでないときは、拒絶理由を通知するのではなく、補正却下がされることになり、その結果、特許請求の範囲の補正を何度も繰り返すことによって審査が繰り返し行われることを回避することが可能となっている（乙２）。

ウ平成５年改正は、審理の迅速性の確保等を図ることを目的として、拒絶査定不服審判をその対象としている（乙２～４）。

すなわち、特許法１５９条１項において同法５３条を準用するに際し、補正却下の対象となる補正として同法１７条の２第１項５号に規定する審判請求時の補正が含まれるものとされた（乙１、２）。ここで、上記審判請求時の補正のうち、限定的減縮を目的とする特許請求の範囲の補正による補正後の発明が独立特許要件を満たさない場合に補正却下されることは、前記イと同様とされている。

また、特許法１５９条２項では、読み替え規定が追加され、審査と同じく、審判段階で、査定の理由とは異なる拒絶の理由を発見した場合に準用される同法５０条においても、ただし書を読み替えて、上記審判請求時の補正について、同法１５９条１項で準用する同法５３条の補正却下の規定を優先して適用することとされた（乙１、２）。

エ以上のように、平成５年法では、特許法１５９条２項における同法５０条ただし書の読み替えにより、審判請求時の限定的減縮を目的とする特許請求の範囲の補正による補正後の発明について、査定と異なる拒絶の理由（新拒絶理由）が発見された場合でも、同法１５９条１項で準用する同法５３条の補正却下の規定を優先して適用するようにされていることにより、平成５年法が目的とする、審理が繰り返し行われることの回避が担保されているのである。

（２）審決が引用した刊行物１は、本件拒絶査定に至るまでの審査の過程では引用されていないことから、本願補正発明には、特許法１５９条２項の「査定の理由と異なる拒絶の理由」（新拒絶理由）があることになる。

しかし、前記（１）のとおり、本願補正発明のような審判請求時補正〔限定的減縮〕による補正後の発明につき、新拒絶理由が発見された場合には、同法１５９条１項で準用する同法５３条の補正却下の規定を優先して適用し、拒絶理由を通知しないものとされている。そこで、審決は、同条１項により本件補正を却下したものである。

仮に、このような新拒絶理由が発見されたときに、同法１５９条２項で読み替えて準用する同法５０条ただし書に基づいて同法５３条１項を優先適用せず、その拒絶理由を通知することとした場合、審判請求時補正により補正された発明に対し再び審理を行わなければならなくなり、さらに、その拒絶理由に対応してされた補正後の発明についても再度審理を行う必要が生じることとなるのであって、かえって、前記（１）オの平成５年法の立法趣旨に反する状況に陥る上に、拒絶査定不服審判の制度本来の趣旨に沿わないものとなる（乙２）。

（３）以上のとおり、本件審判手続において、本願補正発明が独立特許要件を満たさないことを理由として、本件補正を却下したことは、特許法の各条文に従ってされた適法なものであり、立法趣旨を踏まえても妥当なものである。

（４）ア原告は、新拒絶理由により独立特許要件違反であるとして審判請求時補正〔限定的減縮〕を却下する場合に、特許法５０条本文とは異なる扱いが許容されている趣旨は、①審査においては、関連する先行技術を漏れなく発見するように先行技術調査が行われ、②発見された拒絶理由の全てを通知するものとされ、③拒絶査定には解消されていない全ての拒絶理由を示すものとされ、かつ、④審判請求時補正は、特許請求の範囲の限定的減縮等を目的とするものに限られており、この補正の前後で先行技術調査の範囲は変わっていないことから、⑤拒絶理由の通知を行うことなく補正を却下したとしても、審査及び審理が適正に行われている限り、その拒絶理由が出願人が全く予期し得ない想定外の拒絶理由であったとは考えられず、出願人にとって手続保障に欠けるところはないと考えられるためであると主張する。

イしかし、審判請求時補正〔限定的減縮〕がされると、特許することができるか否かの心証が直ちに形成できる場合を除き、補正により新たに特許請求の範囲に含まれることとなった発明特定事項を対象とする先行技術調査を含む、追加の先行技術調査が必要となる。その理由として、拒絶査定までの審査の過程で行われる先行技術調査には、その後の審判請求時補正によって、その先行技術調査時点の特許請求の範囲の発明特定事項を減縮するために特許請求の範囲に組み入れられる可能性のある、発明の詳細な説明又は図面に記載されているあらゆる事項を、網羅的に調査対象とすることまでは、要求されていない（前記ア①～③も、そのような要求があることを意味するものではない。）という側面があることや、審査の過程では知り得なかった審判請求書等における請求人の主張内容も考慮して、適切な調査範囲を再検討すべき場合があることが挙げられる。本件のように、特定の制御手順を実行する手段により特定されるスロットマシンのような発明では、限定的減縮を目的とする補正であっても、その制御手順の具体的内容を限定する補正が許されることから、特許請求の範囲に組み入れられる可能性のある事項を想定することは困難であるといえる。

また、本件のように、特定の制御手順を実行する手段により特定されるスロットマシンのような発明についての審査の過程で行われる先行技術調査には、審判請求時補正の前から存在している発明特定事項（例えば、「特定演出」や「特別演出」）について、それが抽象的な上位概念の記載である場合、発明の詳細な説明や図面のほか、意見書等における出願人の主張も考慮の上、種々の下位概念（例えば、「ＷＩＮ＋１ｓｅｔ」といったメッセージの表示や「上乗せだ！」といったメッセージの表示）を極力広く包含するような技術的範囲を想定して、その範囲内において漏れなく先行技術調査するように努めるものの、その時点では上記の想定が困難な下位概念（例えば、刊行物１の「チャンスゾーン演出」や「上乗せ・ボーナス連続演出」）を含む、あらゆる技術的範囲について完全に先行技術調査することまでは、要求されていない（前記ア①～③も、そのような要求があることを意味するものではない。）という側面もある。このような場合に完全な先行技術調査を行うためには、精読すべき文献数が著しく増加することから、その負担が大きく、その結果審査の遅延を招く上、そもそも事実上不可能なものというべきである。

以上のとおり、審査の過程で行われる先行技術調査には、上記のような二つの側面があることに鑑みると、前記ア④の審判請求時補正の前後で先行技術調査の範囲が変わっていないことを、手続保障に欠けるものではないことの条件として設定する原告の主張は、失当である。

ウ前記イのとおり、追加の先行技術調査により、審判請求時補正により新たに特許請求の範囲に含まれることとなった発明特定事項に対応する先行技術文献が新たに発見される可能性があるほか、審判請求時補正の前から存在している発明特定事項が上位概念で記載されていることに起因して、審査の過程では発見が困難な下位概念を開示する先行技術文献が新たに発見される可能性もある。

そして、本件のように、審査の過程では発見されなかった新拒絶理由が発見されたとき、その拒絶理由を通知することとした場合には、それに対して補正がされることによりその補正後の発明についても再び審理を行わなければならなくなる以上、前記（２）のとおり、平成５年法の立法趣旨に反する状況に陥る上に、拒絶査定不服審判の制度本来の趣旨に沿わないこととなることは明らかである。

エなお、原告は、刊行物１に基づく新拒絶理由が記載されている前置報告書（甲２２）に対して上申書（甲２３）を提出しており、この新拒絶理由に対し意見を述べる機会があった。

２取消事由２（独立特許要件違反の判断〔新規性・進歩性判断〕の誤り）に対し

４．裁判所の判断

１取消事由１（拒絶理由通知欠缺による手続違背）について

（１）本願について、審決に至る経緯をみると、次のとおりである。

ア前記第２の１のとおり、本願は、審査段階で本件拒絶理由通知（甲１０）を受けたが、その拒絶理由は、①請求項１に係る発明が、特願２０１０－１９４１４５号（特開２０１２－０５０５４０号、本件先願）の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、特許法２９条の２により、特許を受けることができない旨、及び、②請求項１の「有利量」に係る記載について、有利量が具体的に特定されておらず、それぞれの有利量の内容が同じ構成も含まれるが、発明の詳細な説明では、そのような構成については記載も示唆もされていない点において、同法３６条６項１号の要件を満たしていない旨の二つであった。

そして、本件拒絶査定（甲１１）は、本件拒絶理由通知記載の上記拒絶理由①を拒絶理由とするものであった。

イ前記第２の１のとおり、原告は、本件拒絶査定に対し、本件拒絶査定不服審判請求をするとともに、本件補正を行ったことから、本件拒絶査定不服審判請求は、審査官による前置審査に付された。

そして、審査官は、平成２９年２月３日付け前置報告書（甲２２）において、①本願補正発明は、新たに引用された文献である特開２００８－２８４２３１号公報（刊行物１）に基づき、特許法２９条１項３号及び同条２項により、独立特許要件を充足しない、②本願補正発明は、構成要件Ｈの「当該特定演出を実行することで有利量の付与を報知し」との記載中の「有利量」が、特定演出に係る有利量であるのか、特定演出の実行中に決定された有利量であるのかが判断できず、発明が不明確であるから、同法３６条６項２号により、独立特許要件を充足しない、③したがって、本件補正は、同法１７条の２第６項において準用する同法１２６条７項に違反するから、同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項により却下されるべきものであり、本願は、本件拒絶査定の理由に示したとおり拒絶されるべきものである旨を報告した。

ウ原告は、平成２９年３月３０日付け上申書（甲２３）を提出し、前記イの前置報告に対し、本願補正発明が新規性及び進歩性を有する旨反論した。

エ審判合議体は、原告に対し、改めて拒絶理由通知をすることなく、前記第２の１のとおり、平成２９年１０月１１日、本件補正を却下した上、本件拒絶査定不服審判請求は成り立たない旨の審決をした。

審決は、前記第２の３（１）イのとおり、本願補正発明が刊行物１に基づき特許法２９条１項３号及び同条２項により独立特許要件を充足しないことを、本件補正を却下する理由とした。

（２）本件補正は、特許法１７条の２第１項４号所定の審判請求時補正として同条５項２号所定の限定的減縮を目的とするもの（審判請求時補正〔限定的減縮〕）であるから、同条６項により準用される同法１２６条７項により、本件補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明（本願補正発明）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない（独立特許要件）。

また、同法１５９条２項により準用される同法５０条本文は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由（新拒絶理由）を発見した場合は、その新拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならないとしているが、同法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書は、同法１５９条１項により読み替えて準用される同法５３条１項による補正却下の決定をするときは、この限りでないとしており、同法１５９条１項により読み替えて準用される同法５３条１項は、審判請求時補正が同法１７条の２第６項に違反するときは、決定をもってその補正を却下しなければならないとしている。

そして、前記（１）のとおり、審決が本件補正を却下する理由とした、①本願補正発明が刊行物１記載の発明と同一であること（同法２９条１項３号）、②本願補正発明が刊行物１記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたこと（同条２項）は、本件拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由（新拒絶理由）であるとともに、独立特許要件違反の理由ともなるものである。

そこで、審判合議体は、同法１５９条２項により準用される同法５０条本文により拒絶理由通知をすべき義務は、同法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書により適用がないものとして、前記第２の３（１）のとおり、審決において、本件補正が同法１７条の２第６項により準用する同法１２６条７項に違反することを理由として、同法１５９条１項により読み替えて準用する同法５３条１項を適用して本件補正を却下したものである。

（３）しかし、特許法５０条本文は、拒絶査定をしようとするときは、出願人に対し拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し、拒絶理由を通知した場合には、同法１７条の２第１項１号又は３号により出願人には上記指定期間内に補正をする機会が与えられる。これは、出願人に対し意見書の提出及び補正による拒絶理由の解消の機会を与えて、出願人の防御の機会を保障するとともに、その意見書を基にして審査官が再審査をする機会とする趣旨であると解される。そして、同法５０条本文は、同法１５９条２項により拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由（新拒絶理由）を発見した場合に準用されており、上記の出願人の防御の機会の保障という趣旨は、拒絶査定不服審判において新拒絶理由が発見された場合にも及ぶものである。

また、同法５３条１項（同法１５９条１項により読み替えて準用される場合を含む。）により特許請求の範囲の記載についてした補正が却下された場合には、既に拒絶理由が通知された補正前の特許請求の範囲の記載（以下、「補正前クレーム」という。）により拒絶理由の有無が判断されることになるから、拒絶査定又は拒絶査定不服審判請求不成立審決に至ることが少なくないが、審査段階において同法１７条の２第１項３号所定の補正（以下、「３号補正」という。）がされた場合には、従前の拒絶理由通知に示されていなかった新たな刊行物（以下、「新規引用文献」という。）に基づく独立特許要件違反を理由として、その３号補正が却下され、補正前クレームに基づいて拒絶査定がされたとしても、拒絶査定不服審判請求等において補正後の特許請求の範囲の記載（以下、「補正後クレーム」という。）に基づく独立特許要件違反の判断の当否や補正前クレームに基づく拒絶理由の判断の当否を争い得ることに加え、審判請求時補正により、新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会がある。これに対し、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審判請求時補正が却下され、補正前クレームに基づいて拒絶査定不服審判請求不成立審決がされてしまうと、審決取消訴訟において補正後クレームに基づく独立特許要件違反の判断の当否や補正前クレームに基づく拒絶理由の判断の当否を争うことはできるものの、審査段階における３号補正の場合とは異なり、新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会が残されていない点において、出願人にはより過酷であるということができる。

さらに、同法５３条１項（同法１５９条１項により読み替えて準用される場合を含む。）において、３号補正及び審判時請求補正が独立特許要件に違反しているときはその補正を却下しなければならない旨が定められ、同法５０条ただし書（同法１５９条２項により読み替えて準用される場合を含む。）において、同法５３条１項（同法１５９条１項により読み替えて準用される場合を含む。）により３号補正及び審判請求時補正を却下する決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは、平成５年改正によるものであるが、同改正においては、３号補正及び審判請求時補正については、既に行われた審査結果を有効に活用することができる範囲とするとの観点から、その目的を特定のものに限定することが定められ（目的要件の創設）、その一つとして限定的減縮が定められた（平成５年法による改正後の特許法１７条の２第３項２号。この規定が平成６年法律第１１６号による特許法改正によって現行特許法１７条の２第５項２号の規定となったが、実質的な変更を伴うものではない。）。このような改正経緯に照らすと、平成５年改正は、審判請求時補正〔限定的減縮〕においては、審査段階における先行技術調査の結果を利用することを想定していたことが明らかであり、審判請求時補正〔限定的減縮〕を却下する際に、独立特許要件の判断において、審査段階において提示されていなかった新規引用文献を主たる引用例とするなど、審査段階において全く想定されていなかった判断をすることは、平成５年改正の本来の趣旨に沿わないものということができ、そのような場合に、同法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書をそのまま適用することについては、慎重な検討を要するものということができる。

加えて、平成５年改正により、同法５０条ただし書（同法１５９条２項により読み替えて準用される場合を含む。）において、同法５３条１項（同法１５９条１項により読み替えて準用される場合を含む。）により３号補正及び審判請求時補正を却下する決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは、再度拒絶理由が通知され、審理が繰り返し行われることを回避する点にあると解される。もとより、審理が繰り返し行われることを回避することにより、審査・審判全体の効率性を図ることは、重要ではあるが、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として審判請求時補正を却下せずに、この新規引用文献に基づく拒絶理由を通知したとしても、限定的減縮である審判請求時補正による補正後クレームについて、特許法１７条の２第３項～６項による制限の範囲内で補正することができるにすぎないから、審理の対象が大きく変更されることは考え難く、そのような審理の繰返しを避けるべき強い理由があるということはできない。他方、前記のとおり、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審判請求時補正が却下されて、補正前クレームに基づいて拒絶査定不服審判請求不成立審決がされた場合には、新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として、審査段階における３号補正が却下されて、補正前クレームに基づいて拒絶査定がされた場合とは異なり、新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正の機会が残されていない点において、出願人にはより過酷であり、この補正の機会の有無により、最終的に特許査定を得られるか否かが左右されるという重大な結果を招く可能性もある。

なお、平成２７年９月改訂の審査基準では、限定的減縮を目的とする３号補正について、補正後クレームに新規性（同法２９条１項）、進歩性（同条２項）、拡大先願（同法２９条の２）及び先願（同法３９条）に係る拒絶理由が存在する場合で、補正前クレームに係る最後の拒絶理由通知において、上記拒絶理由に対応する拒絶理由を通知していなかったときは、その理由で補正を却下してはならず、補正後クレームに基づいて拒絶理由通知をするものとされている（甲２５、乙７）。

以上の諸点を考慮すると、特許法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書に当たる場合であっても、特許出願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らし、出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには、同法１５９条２項により準用される同法５０条本文に基づき拒絶理由通知をしなければならず、しないことが違法になる場合もあり得るというべきである。

（４）本件においては、前記（１）のとおり、本件拒絶査定の理由は、本件先願を理由とする拡大先願（特許法２９条の２）であるのに対し、審決が本件補正を却下した理由は、刊行物１を理由とする新規性欠如（同法２９条１項３号）及び進歩性欠如（同条２項）であって、適用法条も、引用文献も異なるものである。刊行物１は、本件補正を受けた前置報告書において初めて原告に示されたものであるが、刊行物１に基づく拒絶理由通知はされていないことから、原告には、刊行物１に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会はなかった。

なお、刊行物１の出願人は原告自身ではあるものの、後記２のとおり、刊行物１記載の引用発明１及び引用発明２は、本願補正発明の「特定演出」又は「特別演出」の構成を欠くものと認められ、「特定演出」及び「特別演出」は本願発明の発明特定事項でもあることからすると、原告において、本件補正までに、刊行物１に基づく拒絶理由を回避するための補正をしておくべきであったものということもできず、その他、刊行物１に基づく拒絶理由通知がなくても原告の防御の機会が実質的に保障されていたと認められる特段の事情も見当たらない。

以上の本願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らすと、刊行物１に基づく拒絶理由通知がされていない審決時において、原告の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるから、審判合議体は、同法１５９条２項により準用される同法５０条本文に基づき、新拒絶理由に当たる刊行物１に基づく拒絶理由を通知すべきであったということができる。それにもかかわらず、上記拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下した審決には、同法１５９条２項により準用される同法５０条本文所定の手続を怠った違法があり、この違法は審決の結論に影響を及ぼすものと認められる。これに反する被告の主張を採用することはできない。

（５）被告は、原告は、刊行物１に基づく新拒絶理由が記載されている前置報告書（甲２２）に対して上申書（甲２３）を提出しており、この新拒絶理由に対し意見を述べる機会があったと主張する。

しかし、原告が上申書により刊行物１に基づく新拒絶理由に対し反論したことは、前記（１）ウのとおりであるが、原告に対し刊行物１に基づく拒絶理由通知はされていないことから、原告には、刊行物１に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会がなかったことに変わりはないのであって、原告の上記反論の存在を加味しても、前記（４）のとおり、刊行物１に基づく拒絶理由通知がされていない審決時において、原告の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるとの判断が左右されるものではない。

（６）以上によると、拒絶理由通知欠缺による手続違背をいう取消事由１は、理由がある。

２取消事由２（独立特許要件違反の判断〔新規性・進歩性判断〕の誤り）について

－省略－

３結論

以上によると、取消事由１及び２は、いずれも理由があり、審決にはその結論に影響を及ぼす違法があるから、原告の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。

５．検討

（１）本件は拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟です。原告である特許権者の主張は、取消事由１（拒絶理由通知欠缺による手続違背）及び取消事由２（独立特許要件違反の判断〔新規性・進歩性判断〕の誤り）の二つがあります。判決ではいずれの取消事由にも理由があると判断されていますが、今回は取消事由１のみ取り上げました。

（２）論点を簡単にまとめると、出願人は拡大先願違反（先願：特願2010-194145）であるとの理由で拒絶査定となった出願について行った拒絶査定不服審判請求時に特許請求の範囲を補正する補正書を提出しましたが、審理の段階で拒絶理由通知を通知されることなく、審決で拒絶査定で示された文献とは異なる文献（刊行物１：特開2008-284231）に基づき新規性・進歩性違反として補正却下され、補正前の特許請求の範囲の内容で拡大先願違反として請求不成立となりました。この審判で拒絶理由を通知しなかったことが手続き上問題ではないか？として争いになりました。

（３）原告主張の取消事由の初めの部分を読んだときには驚きました。これまでに何度か拒絶査定不服審判の審理において、新たな拒絶理由が発見されたとして拒絶理由通知を受けたことがあったので、審判官が新たに見つけた拒絶理由について請求人に反論の機会も与えずに審決するケースがあるとは考えてもみませんでした。

（４）よくよく判決を読むと、この新たな拒絶理由は前置審査において発見されたものでした。つまり前置審査を担当した審査官が新たな文献に基づき拒絶理由を発見したにもかかわらず拒絶理由を通知せずに前置報告書を作成し、そのままの流れで審判での審理が進められました。判決では原告の主張を認めています。裁判官はこの新たな拒絶理由に対して出願人に補正する機会が与えられていたかを重視しています。特許庁側は前置報告書を出願人に送付し、出願人も上申書を提出して反論している、と述べましたが、前置報告書に対して上申書を提出しても補正する機会が与えられるわけではないとの理由で裁判所は特許庁の主張を退けています。

（５）もっとも、本件の場合は審判合議体が補正後の発明の内容で新規性・進歩性違反であると判断して補正却下しているが、裁判所は補正後の発明の内容で新規性・進歩性違反ではない、と判断しているので、結果として請求人には良かった面もあるのではないか？と思います。もしも合議体が補正後の発明について新規性・進歩性違反として拒絶理由を通知していたら請求人は少なくとも意見書、場合よっては補正書も提出していた可能性があります。そうなると第三者にとっては特許請求の範囲を少なからず狭く解釈する余地が生じることもあり得るので、結果としてそのような意見書等を出さずに済んだ請求人は得したとも考えられます。