水素水製造装置事件
投稿日: 2020/01/08 0:04:09
今日は、平成２９年（ワ）第１３７９７号 特許権侵害差止請求事件について検討します。原告である株式会社光未来は、判決文によると、水素水サーバーの製造及び販売等を業とする会社だそうです。一方、被告である株式会社豊大は、健康食品の製造、小売業等を目的とする会社、同じく被告である大丸エナウィン株式会社は医療用機械器具の販売等を目的とする会社だそうです。
１．検討結果
（１）本ブログでも以前扱いましたが、本件特許に係る出願の親出願に基づく特許第5865560号についても、株式会社光未来が株式会社豊大に対する侵害訴訟（平成２８年（ワ）第２４１７５号）を提起しました。その時は、文言侵害及び均等侵害のいずれも認められず、判決は請求棄却となりました。したがって、原告は分割出願に係る発明（本件発明）の技術的範囲が被告製品を含むようにして権利化して侵害訴訟を起こしたと思われます。
（２）争点として、無効理由の存否（サポート要件違反及び進歩性違反）が複数挙げられましたが、判決では本件訂正発明を前提とした２点のサポート要件違反についてのみ判断が示されました。
１点目は、訂正により特許請求の範囲を「１．０ｍｍより大きく３．０ｍｍ以下の内径の細管（但し、０．８ｍ以下の長さのものを除く）からなる・・・管状路」とすることで、０．８ｍよりも長い細管すべてを含むものとした点です。訂正後の特許請求の範囲はこのように変更されていますが、一方、実施例１～１３には、１．４ｍ、１．５ｍ、１．６ｍ、１．８ｍ、２．０ｍ、２．５ｍ、３．０ｍ及び４．０ｍの長さの細管については過飽和状態の水素水を得ることができたと記載され、比較例１及び２によると、０．４ｍ及び０．８ｍの長さの細管については過飽和状態の水素水を得ることができなかったと記載されています。そうすると、訂正により特許請求の範囲に「０．８ｍよりも長い細管」を追加しましたが、実は細管の長さが０．８ｍ～１．４ｍについては過飽和状態の水素水を得ることができるか否かは明細書で示されておらず不明です。そのため裁判所はサポート要件を満たしていない、と判断しました。
（３）２点目は細管の内径（Ｘｍｍ）と加圧型気体溶解手段により加えられる圧力（ＹＭＰａ）のＸＹ比についてです。これは訂正前・訂正後いずれの特許請求の範囲にも記載されていませんでした。判決では本件訂正発明の特許請求の範囲においてＸＹ比について何ら限定していないので、特許請求の範囲に記載された発明は、当業者が、発明の課題を解決することができると認識することができない範囲のものを含むというべきである、としてサポート要件を満たしていない、と判断しました。
（４）１点目のサポート要件違反の判断については、判決のとおり、０．８ｍよりも長い細管すべてを含むと読める訂正には無理があると思います。一方、２点目のサポート要件違反の判断については疑問が残ります。特許請求の範囲にＸＹ比について規定されていない点を問題とするサポート要件違反の無効理由は本件訂正発明を対象とするものですが、訂正前の本件発明においても規定されておらず、訂正前でもサポート要件違反が存在していたことになります。そうなると、仮に本件発明の構成自体が従来存在しない全くの新規な物であり、進歩性も有するものであったとしても、ＸＹ比を特許請求の範囲に記載しなければ無効理由を有することになります。本当にそれでいいのか？と思います。
一般的に明細書を書く場合には将来拒絶理由通知を受けた場合のことも考えて、数値限定を目的とする補正ができるように、書けるものであれば、数値限定する範囲を数段階に刻んで記載する傾向にあります。しかし、この場合に出願当初から特許請求の範囲に数値限定した範囲を記載するケースはほぼ存在せず、新規性・進歩性を有する内容であればわざわざ補正で追加もしません。この２点目のサポート要件違反の判断に基づくと、そのような内容で特許になったものは無効理由を有することになりかねません。
（５）ひょっとしたら裁判所は明細書中の複数の実施例は、様々な圧力と細管の長さの組み合わせであるにも関わらず、細管の長さの数値範囲だけ抽出して特許請求の範囲を訂正したことを問題視したのかもしれませんが、少なくとも本件のようなケースにおいて、特許請求の範囲に記載していないことを理由にサポート要件違反と言うことには抵抗感を感じます。
２．手続の時系列の整理（特許第6116658号）
① 本件特許は特願2015-529952（特許第5865560号）を親出願とする第１世代の分割出願に相当します。本件出願からさらに第２世代の分割出願（特願2017-054730）が存在します。
② 親出願である特願2015-529952は、国際出願（PCT/JP2015/065103）が国内に移行したものです。日本以外には米国、韓国及び中国に移行しています。
③ 特許無効審判の請求人は本件被告らではなく韓国の法人である株式会社ハイジェンテックソリューションでした。この会社は本件特許の親出願に係る特許に基づく侵害訴訟において被告補助参加人として裁判に加わっていました。
３．本件訂正発明
１Ａ 水に水素を溶解させて水素水を生成する気体溶解装置であって、
１Ｂ 水槽と、
１Ｃ 固体高分子膜（ＰＥＭ）を挟んだ電気分解により水素を発生させる水素発生手段（２１）と、
１Ｄ 前記水素発生手段（２１）からの水素を水素バブルとして前記水槽からの水に与えて加圧送水する加圧型気体溶解手段（３）と、
１Ｅ 前記加圧型気体溶解手段（３）から水素水を導いて貯留する溶存槽（４）と、
１Ｆ 前記溶存槽（４）に貯留された水素水を前記水槽中に導降圧移送手段（５）としての管状路（５ａ）と、を含み、
１Ｇ 前記水槽中の水を前記加圧型気体溶解手段（３）、前記溶存槽（４）、前記管状路（５ａ）、前記水槽へと送水して循環させ前記水素バブルをナノバブルとするとともに、
１Ｈ 前記加圧型気体溶解手段（３）から前記溶存槽（４）へと送水される水の一部を前記水素発生手段（２１）に導き電気分解に供すること
１Ｉ を特徴とする気体溶解装置。
４．争点
（１）本件発明について
ア 構成要件充足性
（ア）構成要件１Ｅ～１Ｈの充足性（争点１－１）
（イ）構成要件１Ｆ及び１Ｇの充足性（争点１－２）
イ 無効理由の存否
（ア）分割要件違反を前提とする進歩性の欠如（争点２－１）
（イ）乙４を主引例とする進歩性の欠如（争点２－２）
（ウ）乙１８を主引例とする進歩性の欠如（争点２－３）
（エ）公然実施発明に基づく進歩性の欠如（争点２－４）
（オ）サポート要件違反の有無（争点２－５）
（２）本件訂正発明について（無効理由の存否）
ア サポート要件違反の有無（争点３－１）
イ 乙４を主引例とする進歩性の欠如（争点３－２）
ウ 乙１８を主引例とする進歩性の欠如（争点３－３）
５．裁判所の判断
１ 本件発明の内容
（１）本件明細書等（甲１の２）には、以下の記載がある。
－省略－
（２）本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書等における上記記載によれば、本件発明は、①水素を水に過飽和の状態で溶解させ提供する気体溶解装置に係る発明であり、②生成した水素水を過飽和の状態に安定に維持し、かつ、ウォーターサーバー等に容易に取り付けられる装置とするという課題を解決するため、③水槽、水素発生手段、加圧型気体溶解手段、水素水を貯留する溶存層、降圧移動手段としての管状路を含み、水槽中の水をこれらの手段へと送水して循環させ、水素バブルをナノバブルとするとともに、加圧型気体溶解手段から溶存槽へと送水される水の一部を水素発生手段に導き電気分解に供することなどを特徴とするものである。
２ 争点３－１（サポート要件違反の有無）
事案に鑑み、争点３－１から判断する。
（１）本件訂正は、特許法１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、同条９項により準用する同法１２６条５項及び６項の規定に適合するものであると認められるところ、被告らは、本件訂正発明に係る特許請求の範囲よりその範囲が広い本件発明がサポート要件に違反することは前提とした上で、本件訂正後の請求項１に係る発明はサポート要件に違反し、無効とされるべきものであるので、本件訂正により本件発明に係る無効事由は解消されていないと主張する。
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである（知的財産高裁平成１７年１１月１１日判決・判例タイムズ１１９２号１６４頁参照）。
（２）ア 本件訂正は、特許請求の範囲請求項１の「細管」の内径及び長さについて「１．０ｍｍより大きく３．０ｍｍ以下の内径の細管（但し、０．８ｍ以下の長さのものを除く）」と特定するものである。本件訂正後の請求項１の記載によれば、本件訂正後の「細管」の長さは０．８ｍより長いものをすべて含むと解される。
イ 本件訂正発明の目的は、①気体を過飽和の状態に液体へ溶解させ、かかる過飽和の状態を安定に維持して提供すること、②ウォーターサーバー等へ容易に取り付けることができる気体溶解装置を提供することにあるところ（本件明細書等の段落【００１５】）、同明細書等には維持すべき過飽和の濃度に関し、「２．０ｐｐｍより大きいことで過飽和状態を維持できる」（段落【００４７】）と記載されている。そして、本件訂正発明の「管状路」について、本件明細書等の段落【００３０】には、「管状路５ａは、内部を流れる液体の圧力にもよるが比較的長尺であり径が小さいことが好まし」いと記載されている。
本件明細書等の上記記載によれば、本件訂正発明の課題である過飽和状態の安定的な維持のためには、過飽和の濃度が２．０ｐｐｍより大きいことを要すると解されるところ、管状路（細管）の長さについては、比較的長尺が好ましいとの記載が存するのみで、具体的にどのような長さであれば本件訂正発明の課題を解決することができるかは明らかではない。
ウ そこで、本件明細書等に開示された実施例及び比較例を参酌すると、実施例１～１３については、長さ１．４ｍから４ｍまでの長さの細管を使用し、過飽和の状態の水素水を得ることができ、かつ、持続的に維持できたとされている。他方、比較例においては、０．４ｍ及び０．８ｍの長さの細管を使用したところ、２．０ｐｐｍ以上の過飽和状態の水素水を得ることができなかったとされている。
上記のとおり、本件明細書等の実施例及び比較例（段落【００５３】～【００６８】）を参酌すると、長さ１．４ｍから４ｍまでの長さの細管を使用した場合には本件訂正発明の課題を解決することができ、０．８ｍ以下の長さの細管を使用した場合には同課題を解決することができないことが示されているが、長さが０．８ｍより長く、１．４ｍより短い細管については、本件訂正発明の課題を解決し得るような水素水を得られるとの結果は示されていない。
エ 前記のとおり、本件訂正後の請求項１は、長さが０．８ｍを超える細管を含むところ、本件明細書等には、細管の長さが０．８ｍから１．４ｍの範囲において、過飽和状態が維持されるとされる２．０ｐｐｍより大きい水素濃度となることが示されているということはできないので、当業者が当該範囲において本件訂正発明の課題を解決し得ると認識することはできないというべきである。そして、細管の長さが０．８ｍから１．４ｍの範囲において過飽和状態が維持されることが本件特許出願時の技術常識であったと認めるに足りる証拠もない。
そうすると、本件訂正発明は、当業者が発明の課題を解決できると認識できない部分を含むものであるから、サポート要件に違反するものというべきである。
オ これに対し、原告は、本件訂正により、長さ０．８ｍ以下の長さの細管が「降圧移送手段としての管状路」から除かれたので、サポート違反は解消されたと主張するが、これは発明の課題を解決し得ないことが明らかな細管の長さを除外したにすぎず、本件明細書等には、細管の長さが０．８ｍから１．４ｍの範囲の場合の具体例は示されておらず、発明の課題を解決し得ると当業者が認識し得ないことは前記判示のとおりである。
また、原告は、本件明細書等の比較例２において水素の濃度は１．８ｐｐｍとされており、３０分は過飽和の状態を維持できるのであるから、０．８ｍ以下の細管を除外すれば、過飽和の状態を安定に維持できる気体溶解装置であると評価し得ると主張する。
しかし、長さが０．８ｍの細管を使用した比較例２における水素の濃度は１．８ｐｐｍであり、本件明細書等において過飽和状態を維持し得るとされる２．０ｐｐｍに達していないにもかかわらず、同比較例の気体溶解装置において、細管の長さを例えば０．８ｍより少し長くして、同一の条件の下、これを稼働させたとき、直ちに２．０ｐｐｍを超える水素水を得られるとは考え難い。
したがって、原告の上記主張はいずれも理由がない。
（３）次に、細管の長さ及び内径以外の条件、特に細管の内径（Ｘｍｍ）と加圧型気体溶解手段により加えられる圧力（ＹＭＰａ）のＸＹ比に関するサポート要件違反の主張について検討する。
ア 本件訂正後の特許請求の範囲には、細管の内径については記載があるものの、ＸＹ比については規定されていないことから、ＸＹ比については特に限定なく、少なくとも特許出願時の技術常識の範囲内であれば含まれるものと解される。
他方、本件明細書等には、ＸＹ比について、「Ｘ／Ｙの値が、１．００～１２．００であることを特徴とするものであり、さらに、Ｘ／Ｙの値が、３．３０～１０．０であることが好ましく、４．００～６．６７であることがより好ましい。気体を過飽和で溶存させている液体が、かかる条件で細管５ａ中を層流状態で流れて降圧移送されることで、気体を過飽和の状態で液体に溶解させ、さらに過飽和の状態を安定に維持し移送することができる」とする記載がある（段落【００３１】）。
そして、本件明細書等に開示された実施例及び比較例におけるＸＹ比を計算すると、過飽和の状態を維持し得たとする実施例のＸＹ比は１．００から１２．００の範囲に収まるのに対し、これを維持し得なかったとする比較例のＸＹ比は、その範囲から外れているものと認められる。
イ そうすると、本件発明の課題解決をするためには、ＸＹ比は前記の範囲（１．００～１２．００）に収まる必要があり、ＸＹ比の値によっては、発明の課題を解決することができない場合があるということができる。しかるに、本件訂正発明の特許請求の範囲は、この点を何ら限定していないのであるから、特許請求の範囲に記載された発明は、当業者が、発明の課題を解決することができると認識することができない範囲のものを含むというべきである。そして、ＸＹ比が上記の範囲にあることにより過飽和状態が維持されることが本件特許出願時の技術常識であったと認めるに足りる証拠もない。
ウ これに対し、原告は、ＸＹ比の範囲が１．００～１２．００であれば本件訂正発明の課題を解決できることが明らかであると主張するが、上記のとおり、ＸＹ比の範囲が１．００～１２．００であれば水素水を過飽和状態に維持できるという技術常識が存在したと認めるに足りる証拠はなく、また、ＸＹ比の値によって発明の課題解決上の効果が異なり得ることは実施例及び比較例からも明らかである。
エ 以上のとおり、本件訂正発明は、ＸＹ比が１．００～１２．００の範囲ではないものを含むので、同発明の課題を解決できると当業者が認識することができない範囲のものを含むものであって、サポート要件に違反するというべきである。
（４）以上のとおり、本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるということはできないから、特許法３６条６項１号に違反する。したがって、本件訂正により本件発明に係る無効事由は解消されていないというべきであり、本件発明に係る特許は、特許法１２３条１項４号により特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから、原告は、特許法１０４条の３第１項により、本件発明に係る特許権を行使することができない。